Когда конкуренты могут отобрать товарный знак?
С тех пор как популярные зарубежные бренды покинули Россию, прошло три года. Для многих бизнесменов вопрос перерегистрации чужого товарного знака по-прежнему остается актуальным. Российские компании активно расширяют сферу влияния посредством добавления в портфель новых средств индивидуализации. Как сейчас происходит этот процесс?
Заинтересованные стороны
Срок действия правовой охраны товарного знака действительно может быть прекращен досрочно, если правообладатель не использует его непрерывно в течение трех лет с момента регистрации. Это сделано для решения проблемы «мертвых душ» среди товарных знаков в реестре и для того, чтобы дать активно настроенным бизнесменам использовать сходные обозначения для маркировки товаров или услуг при выводе их в гражданский оборот.
Тем не менее, этот инструмент вызывает много споров, и не все трактуют его в позитивном ключе. Скепсис связан с возможными злоупотреблениями любой из сторон. Конкуренты могут попытаться захватить выгодный товарный знак, даже если он нужен настоящему правообладателю. Нередко у некоторых компаний возникает желание заработать на имени популярного бренда. Также бывает, что настоящий владелец не использует данное средство индивидуализации, но при этом препятствует регистрации сходного с его обозначением товарного знака. Существуют и случаи мнимого использования логотипа, когда он регистрируется исключительно для взыскания компенсационных выплат за нарушение исключительного права.
Особенности процедуры для заявителя
Стоит отметить, что это не самый простой процесс. Для прекращения или преодоления прекращения правовой охраны необходимо провести значительную работу с обеих сторон. Особенности зависят от конкретного случая.
Кто вправе обратиться в суд?
Требование о прекращении правовой охраны может заявить не любой предприниматель, а только заинтересованный. В законе отсутствует четкое определение и конкретные критерии для такого лица. Однако разъяснения можно найти в пункте 165 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, для признания заинтересованным необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.
Важно отметить, что подача заявки на регистрацию тождественного или сходного товарного знака не является подтверждением заинтересованности. То же касается и подачи заявления о прекращении правовой охраны товарного знака с уплатой соответствующих пошлин, так как эти действия одинаково обязательны для любых обратившихся лиц. А вот отправка досудебной претензии или наличие судебного разбирательства, в котором нынешний заявитель является нарушителем прав правообладателя на товарный знак, напротив, свидетельствует, по мнению судов, о заинтересованности (дело № СИП-885/2022). Аналогичная правовая позиция была изложена в делах № СИП-428/2015 и № СИП-121/2017.
Судебная практика
- наличие исключительного права у заявителя на фирменное наименование сходное до степени смешения или тождественное оспариваемому товарному знаку может выступать в качестве доказательства, если заявитель занимается аналогичной с правообладателем предпринимательской деятельностью (дело № СИП-1136/2021);
- в деле № СИП-101/2024 заявитель доказал свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного обозначения, предоставив суду договоры о сотрудничестве с двумя компаниями, через которые реализовывался широкий ассортимент продукции, маркированной обозначением, схожим с оспариваемым товарным знаком до степени смешения. Также суд учел, что в качестве подготовительных действий заявитель подал заявку на регистрацию своего обозначения в Роспатент;
- однако возможна и совершенно противоположная ситуация. В деле № СИП-1321/2021 заявитель не смог предоставить доказательства, подтверждающие его заинтересованность. Его доводы носили исключительно декларативный характер, доказательств производства и ввода в гражданский оборот однородных товаров представлено не было. Суд отметил, что только лишь поданная заявка на регистрацию обозначения не может фактически подтверждать заинтересованность заявителя. В результате в иске было отказано.
Процессуальные вопросы
В данной категории дел закон требует обязательного соблюдения досудебного порядка (ст. 1486 Гражданского кодекса).
- Заинтересованное лицо направляет правообладателю предложение подать заявление в Роспатент о полном или частичном отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак в свою пользу.
- Ответ необходимо ждать не менее (но и не более) двух месяцев.
- Если ответ положительный, ситуация разрешается по взаимному согласию сторон. В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия, предприниматель, заинтересованный в прекращении правовой охраны товарного знака, вправе обратиться в суд в течение тридцати дней.
Сложности доказывания для правообладателя
Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность подтвердить использование товарного знака возлагается на правообладателя. Это означает, что ответчик в суде обязан доказать фактическое использование спорного обозначения в отношении каждого товара или услуги, для индивидуализации которых он зарегистрирован. При этом мнимое использование недопустимо – суд рассматривает только реальные действия по вводу в гражданский оборот товаров и услуг, маркированных обозначением правообладателя. По общему правилу, однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность знака в целом. Если же товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе и в отношении однородных товаров.
Судебная практика
В качестве примера можно привести дело № СИП-334/2024, которое привлекло внимание общественности из-за того, что отечественное лицо подало заявление о досрочном прекращении охраны для расширения своей линейки средств индивидуализации в отношении товарных знаков (Ericsson) иностранного лица. Правообладатель представил обширный пакет документов, подтверждающих ввод товаров в гражданский оборот, а также различные ссылки на веб-сайты, чтобы продемонстрировать широкую известность спорных обозначений.
Однако суд установил, что факт использования правообладателем для товаров 11-го класса МКТУ (устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции) не был доказан. Ссылки на статьи не могут подтверждать факт широкой известности, поскольку они представляют собой лишь субъективное мнение авторов материалов, а не результаты исследования компетентных специалистов в этой области. В связи с отсутствием судебных актов, решений Роспатента и других независимых данных однородность реализуемых ответчиком товаров не была учтена. В результате суд досрочно прекратил правовую охрану спорных товарных знаков.
А в деле № СИП-975/2023 правообладатель, напротив, доказал широкую известность его обозначения для индивидуализации товаров – маникюрных инструментов, и поэтому суд оставил правовую охрану за всеми однородными товарами этой родовой группы.
Весьма интересным представляется вопрос о том, что же будет пониматься под мнимым (символическим) использованием товарного знака. Например, в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для 32-го класса МКТУ в отношении товара «пиво» суд решил, что введение в гражданский оборот лишь одной партии в количестве 750 штук стоимостью 55-60 рублей за бутылку является мнимым использованием товарного знака (дело № СИП-1119/2021).
Важно также обратить внимание на процесс оценки доказательств реального использования товарных знаков. Президиум СИП отметил, что для дорогостоящей продукции может учитываться и низкий уровень товарооборота. При этом такие же сведения об объеме в отношении более дешевой продукции уже не будут значимы для суда ввиду их большей доступности для среднего потребителя, отнесения к бытовым предметам, которые используются ежедневно, и т. д.
В деле № СИП-1092/2020 суд пришел к выводу, что изменение написания товарного знака с латинского алфавита на кириллицу не может служить доказательством факта использования зарегистрированного обозначения. Такие изменения являются существенными и влияют на его различительную способность. В результате правообладатель знака «EVALUSION» лишился правовой охраны, так как маркировал товары обозначением «ЭВОЛЮШН».
В некоторых случаях правообладатель может доказать частичное использование обозначения, в результате чего все попытки заявителя остаются тщетными, так как зарегистрировать сходный до степени смешения знак на однородные товары все равно не получится без согласия правообладателя.
Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков является важным инструментом, который позволяет средствам индивидуализации действительно работать. Однако следует учитывать нюансы этой процедуры и все возможные риски, включая вероятность последующего отказа в регистрации схожего до степени смешения или тождественного обозначения для маркировки своих товаров. Правообладателям же следует проявлять должную осмотрительность при управлении портфелем, контролировать ситуацию по реальному использованию товарных знаков путем введения их в гражданский оборот и последующему доведению до потребителей. Неиспользование товарного знака может привести к негативным последствиям в виде судебных тяжб, а в случае неблагоприятного исхода — к утрате правовой охраны.
Источник: https://www.garant.ru/ia/opinion/author/kochetova/1811446/
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.