Верховный Суд признал правомерным установление приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту не по дню подачи документов выделенной заявки, а по дате приоритета первоначальной заявки, из которой она была выделена.
Представитель одного из участников спора отметил, что выводы, изложенные в определении, экономически выгодны крупнейшим патентообладателям, но нарушают интересы их конкурентов. Один из экспертов считает, что решения ВС помогут создать положительную практику применения норм, регламентирующих порядок патентования изобретений в части выделения заявок из ранее поданных и (или) выделенных вкупе с приоритетом их подачи. Другой эксперт подчеркнул разъяснение Верховного Суда о том, что для последующей (выделенной) заявки приоритетной может быть не только первая заявка в цепочке, но и следующая за ней. Третий эксперт полагает, что Верховный Суд устранил правовую неопределенность в вопросе определения приоритета по выделенной заявке и установил, какая заявка считается первоначальной для определения приоритета.
Верховный Суд РФ опубликовал Определение от 17 июня № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022, в котором поддержал позицию Роспатента. Ранее Роспатент признал правомерным установление приоритета группы изобретений по спорному патенту не по дате поступления документов выделенной заявки, а по дате приоритета первоначальной заявки, из которой она была выделена.
Иностранная компания AstraZeneca AB ранее получила патент РФ № 2643764 на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» по заявке № 2013115635, выделенной из заявки № 2008122558 с приоритетом от 20 мая 2002 г., установленным по дате подачи первой (приоритетной) заявки.
Иностранная компания KPKA обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента, ссылаясь на несоответствие запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». Однако Роспатент отклонил возражение и оставил патент в силе. Ведомство решило, что заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, является частью цепочки последовательно выделенных заявок № 2004137489, № 2008122558, № 2013115635 (далее – заявки № 1, 2 и 3). При подаче каждой из этих заявок было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке, и на момент их поступления соответствующая первоначальная заявка не была отозвана или признана отозванной, и по ней не было принято решение ни о выдаче патента, ни об отказе в его выдаче.
Роспатент признал правомерным установление приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту не по дате подачи выделенной заявки № 3 (от 8 апреля 2013 г.), а по дате приоритета первоначальной заявки № 2 (от 20 мая 2002 г.), из которой она была выделена. Он указал, что заявка № 1 (от 27 июня 2005 г.) не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту. Таким образом, Роспатент заключил, что в своем возражении KPKA не доказала несоответствие группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».
Компания KPKA обжаловала решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, который отказался удовлетворять такое заявление. Первая инстанция указала на отсутствие совокупности условий, предусмотренных ч. 1 ст. 198 АПК РФ, которые необходимы для признания решения Роспатента незаконным в оспариваемой заявителем части. В то же время СИП согласился с выводом Роспатента о правомерном установлении приоритета группы изобретений по спорному патенту по дате приоритета, установленной для заявки № 2 (от 20 мая 2002 г.), которая является первоначальной по отношению к спорной заявке, из которой она была выделена. Суд отклонил доводы заявителя, которые не были приведены в спорном возражении, по результатам рассмотрения которого принято оспариваемое решение.
Таким образом, СИП поддержал позицию Роспатента, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной, учитывая наличие цепочки выделенных заявок. Он отметил, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана или признана отозванной, и по ней не было принято решение о выдаче патента. Патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета группы изобретений по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки от 20 мая 2002 г.
Позднее Президиум СИП отменил решение первой инстанции и удовлетворил заявление KPKA, признав решение Роспатента несоответствующим отдельным положениям ГК РФ и подп. 2 п. G ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. В результате он обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя.
Таким образом, Президиум СИП пришел к противоположному выводу, указав, что Роспатент неправильно определил приоритет изобретения по выделенной заявке. Президиум отметил, что приоритет по выделенным заявкам может быть установлен по дате приоритета первоначальной заявки только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой раскрыто изобретение. Он добавил, что без специального указания в законе учитывается первоначальная заявка, как указано в подп. 2 п. G ст. 4 Парижской конвенции. Поскольку на дату подачи выделенной заявки № 3 по заявке № 1 уже был выдан патент, Президиум СИП решил, что этот факт исключает возможность установления даты приоритета для выделенной заявки № 3 по заявке № 1. Поэтому датой приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту должна быть дата подачи заявки № 3 (8 апреля 2013 г.).
Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отметила, что в суде первой инстанции KPKA не оспаривала выводы Роспатента относительно соответствия группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» и выводы о полноте раскрытия изобретения в материалах заявки. Поэтому эти выводы не являлись предметом судебной оценки. ВС также напомнил, что приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в соответствующий госорган первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной. При наличии права на более ранний приоритет по первоначальной заявке, приоритет выделенной заявки устанавливается по дате этого более раннего приоритета, если выделенная заявка подана до исчерпания предусмотренной ГК возможности подать возражение на отказ в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента (п. 4 ст. 1381 ГК).
Не согласившись с этим решением, АстраЗенека АБ и Роспатент подали кассационные жалобы в ВС, ссылаясь на допущенные Президиумом СИП нарушения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела.
Как пояснил ВС, указанная норма не предусматривает иных условий для сохранения приоритета по первоначальной (материнской) заявке, раскрывающей изобретение, для выделенной заявки, поданной на основе более ранней выделенной заявки. Это обусловлено отсутствием препятствий для принятия к рассмотрению заявок, выделенных из ранее выделенных заявок, с сохранением приоритета по первоначальной заявке (включая конвенционный приоритет). При этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной (материнской) заявки.
«Поскольку вышеуказанные выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета. Выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке. Иное толкование сделало бы подачу последующих заявок практически невозможной, так как они не будут соответствовать такому условию патентоспособности, как новизна по отношению к самой первой заявке, так как самая первая заявка препятствовала бы выдаче патента на последующие выделенные заявки», – подчеркивается в определении.
ВС также отметил, что условиями являются сохранение единого приоритета для всех выделенных заявок и соблюдение сроков подачи каждой очередной выделенной заявки относительно предыдущей, а не самой первой, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения из первоначальной группы. В связи с этим ВС отменил постановление Президиума СИП и оставил в силе решение СИП по первой инстанции.
Адвокат, представлявший интересы KPKA по данному делу, не согласился с выводами. Он отметил: «Ознакомившись с полным текстом определения, мы не увидели мотивировки относительно того, что именно в отменяемом постановлении Президиума СИП не соответствует закону, хотя для отмены в порядке выборочной кассации такое условие обязательно. Примечательно, что анализ подлежащих применению положений патентного права в отменяемом постановлении занял девять страниц текста, а для обоснования противоположного мнения хватило одной страницы».
По его мнению, Экономколлегия ВС, отменяя постановление Президиума СИП, не рассматривала совокупность норм права, указанных в постановлении, и лишь отметила: «Положения п. 4 ст. 1381 ГК РФ не содержат каких-либо иных условий для сохранения приоритета по самой первой (материнской) заявке <…>. Единственным условием является сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков подачи каждой очередной выделенной заявки относительно предыдущей выделенной заявки, а не самой первой заявки, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения, заявленные в первоначальной группе».
«Ничего подобного в тексте закона нет, – заметил Алексей Залесов. – В частности, в законе отсутствует понятие самой первой (материнской) заявки, существует только понятие «первоначальная заявка». По сути, Верховный Суд без ссылки на какую-либо норму закона заключил, что у патента, выданного по выделенной заявке, есть две первоначальные заявки: одна – предшествующая, из которой сделано выделение, и другая – «самая первая (материнская)», от которой отсчитывается 20-летний срок действия патента на изобретение. Возможно ли такое толкование закона?» – задался вопросом адвокат.
Он добавил, что с точки зрения экономических последствий выводы, изложенные в определении, выгодны крупнейшим патентообладателям, но явно ущемляют интересы их конкурентов, поскольку позволяют при помощи многократной подачи выделенных заявок на протяжении всего срока действия патента сохранять неопределенность относительно того, какой еще патент (с какой формулой, определяющей объем прав) будет выдан.
По мнению эксперта, Верховный Суд обоснованно заключил, что приоритет выделенных заявок и материнской (первоначальной) заявки на изобретение едины, так как иное толкование п. 4 ст. 1381 ГК не позволило бы выделять заявки из ранее выделенных заявок из-за несоответствия критерию патентоспособности «новизна». «Однако другой подход к этому делу мог бы быть сформирован Верховным Судом, если бы представители КРКА оспорили не только выводы Роспатента относительно соответствия группы изобретений условию патентоспособности «новизна», но и соответствие выделенной заявки такому условию патентоспособности, как «промышленная применимость». В данном случае предметом разбирательства была только «новизна», которая, в отличие от «промышленной применимости», зависит от первоначального приоритета заявки на изобретение», – отметил он.
Эксперт добавил, что выводы ВС по этому делу помогут создать положительную практику применения норм, регламентирующих порядок патентования изобретений в части выделения заявок из ранее поданных и (или) выделенных заявок с сохранением их приоритета.
Адвокат и глава практики интеллектуальной собственности, считает, что данное определение устраняет правовую неопределенность в вопросах порядка определения приоритета по выделенной заявке и установления первоначальной заявки для определения приоритета. «Выделенная заявка – это обращение в Роспатент, основанное на самой ранней (материнской) заявке, которая охватывает множество различных путей реализации изобретения. Суть подачи таких заявок состоит в том, что в течение срока действия патента, который обычно составляет 20 лет с даты подачи первой заявки, у заявителя может измениться экономический интерес к определенному пути реализации изобретения, предусмотренному первой заявкой», – объясняет эксперт.
Эксперт пояснила, что если заявитель обнаружил новое техническое решение, являющееся следствием первоначально заявленного решения, то он может подать выделенную заявку для этого частного решения, и оно будет охраняться в группе заявленных изобретений с сохранением даты приоритета первоначальной заявки. «Верховный Суд поддержал многолетний единообразный подход Роспатента, отклонив иное ретроспективное толкование закона, предложенное Президиумом СИП. Этот подход заключается в том, что один и тот же заявитель или его правопреемник вправе подавать выделенные заявки в ходе процедуры получения патентов, причем каждая из таких заявок является выделенной из предыдущей. При этом дата приоритета изобретения сохраняется по самой ранней заявке, даже в ситуациях, когда на момент подачи очередной (второй и последующих) выделенной заявки по самой ранней заявке уже выдан патент, но на рассмотрении находится ранее выделенная заявка, которая служит первоначальной (предыдущей) для вновь выделяемой», – резюмировал эксперт.
Другой эксперт отметил, что этот спор между двумя фармацевтическими компаниями формально является спором КРКА с Роспатентом, который отказал компании в удовлетворении возражений против патента, выданного АстраЗенеке. «Производитель дженериков был заинтересован в прекращении охраны оригинального препарата и утверждал, что новый патент на «Форсиги» выдан в отсутствие новизны и промышленной применимости, что является обязательным условием для патентования. КРКА обосновывала отсутствие новизны ранее выданным патентом АстраЗенеке», – подчеркнул эксперт.
Специалист добавил, что конкуренция между собственными заявками на патент не редкость. «Защищая продолжающиеся научные изыскания в одной и той же области, компании подают так называемые выделенные заявки, защищаемые с момента подачи первоначальной заявки. В этом деле Верховный Суд обратил внимание Президиума СИП на правомерное решение Роспатента о том, что приоритет для последующей (выделенной) заявки может быть установлен не только по самой первой заявке в цепочке, но и по следующей за ней. Это решение позволяет компаниям продолжать научные исследования в одном направлении с уверенностью в защите новых разработок, основанных на более ранних патентах», – резюмировал эксперт.
Источник: https://www.advgazeta.ru/novosti/chto-nuzhno-dokazat-pri-osparivanii-patenta-na-gruppu-izobreteniy/
Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.