Главное в интеллектуальном праве за февраль 2024 года

Минпромторг внес новые виды товаров в список продукции для параллельного импорта, включив в него товары для горнодобывающей промышленности, а также парфюмерию и одежду от компании Dior. СИП отклонил запрос метрополитена на регистрацию товарного знака, поскольку посчитал, что изображение дуги было слишком простым и неузнаваемым согласно мнению Роспатента. Белорусскому производителю «Савушкин продукт» повезло больше. По мнению органа, о нем мало знают в России. Кроме того, СИП впервые согласился на компенсацию в размере однократной стоимости лицензии. В итоге правообладатель получит лишь 5 миллионов рублей компенсации, а не 1 миллиард, как требовалось изначально.

Уточнен перечень для параллельного импорта

Минпромторг опубликовал поправки к приказу о товарах, поставляемых через параллельный импорт. Теперь в него включены товары для горнодобывающей деятельности (бренды Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосы, вентиляторы и компрессоры (марки Soler & Palau, Vortice, Air System), а также парфюмерия, косметика и одежда известных производителей (Guess, Elemis, Garnier, Dolce&Gabbana, Christian Dior, Givenchy).

Эти товары могут быть ввезены на территорию России без разрешения правообладателя.

Адвокат рассказывает, что если продукция была добавлена в список Минпромторга, то формально она уже не считается ввезенной с нарушением прав на товарный знак. Если впоследствии товар попал в реестр, это может быть использовано в качестве мощного аргумента для защиты при возможном споре по нарушению товарного знака. Эксперт считает, что такой аргумент может быть поддержан судом.

Слишком простое изображение для товарного знака

В августе 2020 года «Московский метрополитен» планировал зарегистрировать свой товарный знак – изображение широкой изогнутой черной дуги с закругленными и срезанными краями. Предполагалось использовать это обозначение на вывесках, автоматах для продажи билетов, автобусах и сувенирной продукции. Однако регистрация была отклонена Роспатентом на основании статьи 1483 Гражданского кодекса. По мнению ведомства, дуга является простой геометрической фигурой, не обладающей различительной способностью (возможность потребителей отличать маркированные товары от однородных товаров третьих лиц).

Метрополитен обжаловал решение в Суде по интеллектуальным правам, который обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения на отказ в регистрации бренда (дело № СИП-1154/2022). Тогда ведомство обратилось с жалобой в Президиум СИП, и тот отменил решение, направив дело на новое рассмотрение другим составом суда. 

Заявитель утверждал, что изображение продолжает серию его товарных знаков, и поскольку этот элемент в комплексе с другими обозначениями обладает охраноспособностью, то его можно зарегистрировать и в отдельном виде. Помимо этого, утверждалось, что данное изображение представляет собой сложное обозначение, состоящее из различных элементов. Также метрополитен предоставил результаты соцопроса тысячи потребителей из Москвы и Московской области.

По итогам нового рассмотрения, СИП отклонил иск метрополитена. Суд не убедили результаты опроса. Еще он посчитал, что нельзя признать доминирующим элементом одну неохраноспособную линию без доказательств приобретения именно ею различительной способности. Даже если она есть в составе серии элементов ряда товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю. 

Обычно такие «простые» обозначения, как изогнутые линии, простые комбинации цветов и словесные обозначения, состоящие из двух букв, изначально не обладают различительной способностью.

Суд считает, что заявитель должен был зарегистрировать более сложное обозначение, стилизовать линию или добавить дополнительные изобразительные элементы, а затем активно использовать полученный «знак», чтобы со временем он приобрел большую различительную способность.

Чтобы доказать приобретенную различительную способность, предприятие должно было представить убедительные доказательства того, что российские потребители связывают конкретное обозначение с конкретными товарами и услугами, предоставляемыми конкретным предприятием.

Эксперт выразил мнение, что метрополитену следовало рассмотреть и уменьшить перечень товаров, для которых подавалась заявка. После объяснений Президиума, заявитель может подать новую, скорректированную заявку на товарный знак, собрав полноценную доказательственную базу на этапе экспертизы заявленного обозначения.

Общеизвестность молочного бренда

В 2022 году белорусский производитель молочной продукции «Савушкин продукт» зарегистрировал свой товарный знак в России. После этого компания подала заявление о признании своего бренда общеизвестным для ряда товаров: йогуртов, творожных сырков и творога. В качестве подтверждения широкой известности бренда, компания предоставила договоры с крупными российскими сетями, информацию о расходах на рекламные кампании и результаты соцопросов. Однако Роспатент отказал в удовлетворении заявления, поскольку продукция заявителя представлена не во всех регионах, а также из-за наличия других обозначений на упаковке, таких как «Teos», «Sveza», «Свежесть», «Оптималь» и «Апети». Ведомство также выразило сомнения в том, что потребители связывают бренд именно с белорусской компанией, а не с ее российскими подразделениями.

«Савушкин продукт» решил оспорить отказ в СИП, который удовлетворил иск правообладателя (дело № СИП-660/2023). Теперь Роспатент должен пересмотреть заявку компании заново.

Практика Роспатента в отношении общеизвестных знаков продолжает производить довольно тягостное впечатление. Ранее отказы объяснялись тем, что производитель и правообладатель являются разными лицами, сейчас патентное ведомство начало использовать любые «блохи» в оформлении документов.

Старший юрист практики интеллектуальной собственности, отмечает, что основная претензия Роспатента — использовании наименования «Савушкин» совместно с названием конкретного продукта на упаковке. Из-за чего в документах на поставку указывалось наименование (например, йогурт Teos), а не товарный знак.  По мнению специалиста, ведомство подозревает заявителя в подмене одних документов другими, либо заведомо настроен на отказ в предоставлении охраны. Такой подход в практике госоргана не редкость, из-за чего заявители вынуждены обращаться в суд для отмены подобных решений.

При этом, СИП не потребовал, чтобы Роспатент предоставил охрану знаку, а лишь направил заявление на повторное рассмотрение. Опыт показывает, что часто повторное рассмотрение приводит к отказу. В пример эксперт приводит процесс по товарному знаку торговой сети «О’КЕЙ», который занял пять лет. Роспатент четыре раза рассматривал заявление на основании судебных актов, прежде чем суд обязал ведомство принять положительное решение (дело № СИП-155/2021). Кроме того, можно вспомнить случаи с товарами знаками «Avito», «ДОШИРАК», «Роллтон», «ROCKWOOL», где Суд по интеллектуальным правам также не согласился с аналогичной позицией Роспатента. В конечном итоге эти обозначения были включены в список широко известных товарных знаков России.

Снижение компенсации до однократной стоимости лицензии

«Царицыно Эталон» обратилось с иском к «Лыткаринскому МПЗ» и «Рузкому» из-за незаконного использования товарного знака «Султанская» на колбасных изделиях (дело № А41-50367/2021). Истец потребовал выплатить ему 1 млрд руб. и 38 млн руб., в двойном размере стоимости контрафактной продукции.

АС Московской области удовлетворила иск, но взыскала только 5 млн руб. Ответчики представили заключение специалиста, согласно которому стоимость использования товарного знака за спорный период составляет около 5,2 млн руб. Апелляция поддержала это решение, отметив, что первая инстанция не изменила способ расчета компенсации на твердый размер, но снизила сумму заявленной компенсации. Суд принял во внимание заключение специалиста, посчитав такое снижение соразмерным нарушению.

Суд по интеллектуальным правам оставил решение в силе, допустив снижение компенсации до однократной стоимости лицензии независимо от того, в каком виде она была заявлена. 

До этого дела в практике не было случаев снижения двукратного размера стоимости товаров, но теперь, с учетом конкретных обстоятельств дела и при доказанности стоимости права использования товарного знака, размер компенсации может быть снижен по усмотрению суда.

При предъявлении иска, закон позволяет установить компенсацию в двойном размере стоимости товаров, что может значительно превысить убытки, понесенные истцом. Эксперт отмечает, что такой подход не всегда восстанавливал имущественные потери правообладателя, а приводил к ликвидации конкурентов. 

Конституционный суд ранее разъяснил, что размер компенсации, рассчитанной в порядке пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК в размере двукратной стоимости товаров может быть уменьшен, но не более чем вдвое — до стоимости права использования товарного знака. (постановление №40-П). Первая инстанция воспользовалась этим подходом. Еще СИП сослался на постановление № 8-П, согласно которому меры ответственности должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий. Это подтвердило законность снижения размера компенсации с 1 млрд руб. до 5 млн.

Аннулирование патента

В 2013 году швейцарская компания Sqwin SA зарегистрировала в России право на изобретение под названием «Система электронных платежей». В 2020 году «Самсунг Электроникс Рус Компани» обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать данное изобретение. Ведомство заявление удовлетворило, поскольку при регистрации в РФ формула изобретения расширилась по сравнению с международной заявкой от 2013 года, что нарушает закон. После этого Sqwin SA обратилась в суд по защите своих исключительных прав (дело № СИП-630/2022), но как первая инстанция, так и Президиум СИП поддержали решение Роспатента. В феврале Верховный суд подтвердил данное решение.

Швейцарская компания параллельно запросила запрет на продажу смартфонов с платежной системой Samsung Pay в России (дело № А40-29590/2020), утверждая, что сервис нарушал их патентные права на «Систему электронных платежей». В начале рассмотрения иска АСГМ удовлетворил требования компании Sqwin SA и запретил ввоз, хранение и продажу 61 модели смартфонов Samsung Electronics Ltd. и «Самсунг Электроникс Рус Компани» в России. Однако это решение было отменено 9-м Арбитражным апелляционным судом. Суд признал, что эксперт при проведении патентного исследования необоснованно принял характеристики устройств Samsung и технологии равными. Поскольку патент не считается примененным, если хотя бы один признак изобретения не используется, суд пришел к выводу, что компании не нарушили патентные права. Позже с этим решением согласился и СИП.

Сочетание редкости подобных дел, требований о запрете и решения суда первой инстанции в пользу истца привели к большой известности спора, поскольку дел о защите своих патентных прав от нарушений в России все еще очень мало. Это происходит из-за отсутствия эффективных механизмов защиты. Например, в 2023 году СИП рассмотрел всего 80 жалоб по таким делам, в то время как жалоб по нарушениям авторских прав было в 10 раз больше, а по товарным знакам — более 1100. Эксперт считает, что единственным вариантом для патентообладателя является запрет использования устройства. «Даже «патентные тролли» могут только требовать от производителей ухода с рынка», — добавляет эксперт.

Продлить действие товарного знака можно через Госуслуги

Роспатент создал новую форму заявления для продления срока действия исключительного права на товарный знак, которое могут подать через Госуслуги как юридические, так и физические лица. Теперь не нужно предоставлять отдельные ходатайства для получения дополнительного шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока.

Правообладатели или их представители могут продлить срок в рамках получения государственной услуги «Государственная регистрация товарного знака, знака обслуживания и коллективно знака». Пошлина рассчитается автоматически.

Компенсация за распаковку игрушки

На своем канале блогер Дмитрий Портнягин опубликовал видео, где распаковывал подарки, включая мягкую игрушку «Ждун». Компания-правообладатель «Си Ди Лэнд контакт» обратилась в суд (№ А41-2047/2023), считая это нарушением авторских прав и требуя 5 млн рублей компенсации с блогера за «за незаконное использование произведения изобразительного искусства».

Первая инстанция в иске отказала, однако 10-й Арбитражный апелляционный суд отменил это решение и частично удовлетворил требования истца, обязав блогера выплатить сумму в размере 46 858,45 рублей. Обе стороны обжаловали решение, однако Суд по интеллектуальным правам встал на сторону Портнягина. Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что игрушка не являлась ключевым элементом видеоролика и на нее не был сделан акцент, поэтому ее демонстрация не несла в себе рекламных целей. Также, поскольку в распаковываемой посылке мог находиться не «Ждун», а любой другой предмет, то исключительные права истца не были нарушены.

Подробнее: https://pravo.ru/story/251870/

Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.