Top.Mail.Ru
Анализ практики регистрации «географических» товарных знаков - Expert Portal.ru

Анализ практики регистрации «географических» товарных знаков

Анализ практики регистрации «географических» товарных знаков

Законодательство не запрещает использовать названия географических объектов в качестве товарных знаков, однако на практике Роспатент обычно отказывает в регистрации обозначений, если они содержат наименования географических объектов, даже если это небольшие и малоизвестные места. О возможности регистрации «географических» товарных знаков рассказывает Руководитель Центра по защите интеллектуальной собственности ПАО «Группа Черкизово».

Различительная способность географического обозначения

С позиции административного органа, географическое обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства товаров или оказания услуг. Регистрация такого товарного знака может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, если заявитель находится в регионе, отличном от заявленного в географическом обозначении.

Подход Роспатента не всегда обоснован, так как согласно Рекомендациям №39 и Информационной справке президиума Суда по интеллектуальным правам, не все географические наименования автоматически воспринимаются потребителями как указание на место нахождения изготовителя или производства товара. Рекомендации №39 выделяют три группы обозначений:

  1. географические наименования, которые воспринимаются как фантазийные в отношении практически любых товаров (например, «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для товара «мороженое»);
  2. географические наименования, которые воспринимаются как фантазийные в отношении одних товаров, но указывают на место производства других (например, «УРАЛ» в отношении товара «пылесосы» фантазийное обозначение, но описательное для товара «уральские самоцветы»);
  3. географические наименования, которые обычно воспринимаются как указания на место производства и нахождения изготовителя (в первую очередь, названия городов).

В последние годы экспертиза Роспатента стала более строгой в отношении заявок на товарные знаки, связанные с географическими указаниями, особенно после включения в ГК нового объекта интеллектуальной собственности — географического указания. Это приводит к тому, что добиться регистрации для таких обозначений становится все сложнее.

29 мая 2023 года были внесены изменения в ГК, которые запрещают регистрацию товарных знаков, включающие, воспроизводящие или имитирующие географическое указание (далее – ГУ) или наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ), в отношении однородных товаров. За исключением случаев, когда такие обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, зарегистрированные на имя лица, имеющего право на их использование. Для неоднородных товаров возможна регистрация похожих наименований, если потребители не будут их ассоциировать с географическими указаниями или наименованиями места происхождения товаров, и законные интересы правообладателей не будут нарушены.

Однако, даже если географические указания или наименования места происхождения товаров не являются препятствием для заявки, вероятность регистрации таких товарных знаков на этапе экспертизы через Роспатент невелика, и заявителям приходится искать взвешенного подхода через суды.

Дело «La MOENA»

Российская компания подала заявку на регистрацию своего товарного знака, в отношении товаров 19-го класса МКТУ (доска паркетная; обшивки деревянные; паркет и др.). Однако Роспатент отклонил заявку на основании п.п. 3 п. 1 и пп. 1 п 3. ст. 1483 ГК, утверждая, что слово «MOENA», входящее в заявленное обозначение, является названием коммуны в Италии. Роспатент считает, что данное место известно российским потребителям из-за наличия многочисленных русифицированных ссылок В Интернете с информацией об этом географическом объекте, а также из-за наличия популярного горнолыжного курорта.

Роспатент пришел к выводу, что город Моэна может ассоциироваться у российских потребителей как место происхождения продуктов 19-го класса МКТУ. Поскольку заявитель находится в России, это может ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров. Компания не согласилась с этим и обратилась в суд, представив результаты социологического исследования, согласно которым только 1,5% опрошенных допустили, что Моэна может быть горнолыжным курортом в Италии, в то время как 94,2% опрошенных вообще не слышали слово «Moena» (Моэна).

Решение об отказе в регистрации товарного знака было признано недействительным судом по интеллектуальным правам (дело № СИП-506/2023). Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак, указав, что Роспатенту требовалось установить не только наличие географического объекта в названии товарного знака, но и его известность среди потребителей и способность восприниматься рядовым потребителем как место производства конкретного товара.

Вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, подтвердили это решение.

Судебный подход считается обоснованным, если нет доказательств того, что спорное обозначение рассматривается потребителями товаров, для которых испрашивается правовая защита, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, то обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

До ужесточения подхода Роспатента были зарегистрированы похожие по логике исполнения товарные знаки, например: товарный знак «Кадис» № 546568 (город в Испании) – в отношении товаров для животных, товарный знак «Воронеж» № 619975 – для услуг ресторанов, и многие другие. 

Дело «САЛАИР»

В настоящее время ситуация для географических знаков обслуживания не лучше, чем для товарных знаков.

Компания подала заявку на регистрацию обозначения в отношении разнообразных услуг, таких как страхование, перевозки, юридические услуги и т. д., в различных классах МКТУ (35, 36, 39, 42 и 45).

Роспатент полностью отказал в регистрации знака ссылаясь на пп. 3 п. 1 и пп. 1 п 3. ст. 1483Гражданского кодекса РФ и указание на город Салаир в Кемеровской области, а также национальный парк «Салаир», расположенный в Алтайском крае.

Роспатент считает, что у обычного российского потребителя может возникнуть ассоциации между данным обозначением и городом Салаир или национальным парком «Салаир», как местом оказания соответствующих услуг или местом нахождения лица, предоставляющего данные услуги.

СИП (дело № СИП-184/2023) признал решение об отказе в регистрации знака обслуживания недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании. Суд указал, что представленные Роспатентом ссылки на Интернет-источники не подтверждают наличие у среднего российского потребителя стойких ассоциативных связей заявленного обозначения с городом и национальным парком, а также известности среднему российскому потребителю указанных географических объектов как таковых, а тем более как мест оказания услуг страхования, перевозки, юридических и иных услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению. 

Также суд отметил, что Роспатент не провел надлежащий анализ списка услуг, для которого была запрошена правовая охрана данного обозначения, с учетом его описательности или отсутствия ее отсутствия. Суд обязал Роспатент учесть ссылки компании на регистрацию аналогичных обозначений «Салаир» для других товаров (услуг) на имя третьих лиц, ссылаясь на принцип законных ожиданий.

Президиум СИП поддержал данное решение суда и отметил, что в случае национального парка «Салаир» Роспатент необоснованно применил пп. 3 п.1 и п.1 п.3 статьи 1483 Гражданского кодекса, которые ухудшают положение заявителя. Вместо этого следовало бы использовать нормы статьи 1483 ГК, пункт 4, предусматривающие возможность регистрации товарного знака при наличии согласия владельцев объектов природного наследия. При повторном рассмотрении возражения заявитель будет обязан предоставить согласие на регистрацию товарного знака со стороны владельца национального парка.

 Что нужно учесть при регистрации «географических» товарных знаков?

Если заявленное обозначение содержит в своем составе название определенного географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным относительно заявленных товаров, то регистрация товарного знака может быть осуществлена без указания этого элемента в качестве неохраняемого.

Из-за негативного опыта с Роспатентом в отношении экспертизы товарных знаков с географическими элементами, заявителям рекомендуется перед подачей заявки на регистрацию:

  • проверить не только наличие сходных товарных знаков и заявок, но также наличие сходных ГУ / НМПТ, а также обозначений, заявленных на регистрацию в отношении ГУ / НМПТ;
  • проанализировать, будет ли предполагаемое географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства товара и нахождение производителя для указанных товаров в соответствии с методикой, изложенной в Рекомендациях №39.

При оспаривании решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака возможно:

  • привести аргументы о фантазийном характере обозначения в отношении заявленных товаров и услуг согласно Рекомендациям №39;
  • провести социологическое исследование для выяснения, каким образом потребители воспринимают данное обозначение – как фантазийное или как указание на производителя товаров (поставщика услуг);
  • представить опровержение предоставленных Роспатентом источников (включая ссылки на веб-сайты, касающиеся малоизвестных географических названий);
  • ссылаться на конституционный принцип законных ожиданий, если у третьих лиц уже зарегистрированы аналогичного рода товарные знаки.

Источник: https://pravo.ru/opinion/252013/

Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Анастасия Завьялкина

Обратный звонок
Обратный звонок
Форма обратного звонка WordPress