Запрет на использование в коммерческой деятельности обозначения, содержащегося в чужом товарном знаке, является общим запретом
Суд указал, что в связи с отсутствием в судебных актах надлежащего анализа однородности деятельности ответчика с использованием сходного обозначения и услуг, перечисленных в перечне регистрации, факт нарушения исключительного права истца не может быть признан установленным для взыскания компенсации
12 августа Верховный Суд вынес Определение № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-13241/2022, в котором разъяснил, что удовлетворение судом требования о запрете использовать в коммерческой деятельности обозначение, содержащееся в чужом товарном знаке, является общим запретом, который не соответствует положениям законодательства и принципу исполнимости судебного акта.
ИП Роман Шамаев обладает исключительным правом на товарный знак согласно свидетельству РФ № 874504 с приоритетом от 24 августа 2021 года, зарегистрированному в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ для регистрации знаков.
Шамаев считает, что ИП Ксения Жукова нарушила его исключительное право, предлагая к продаже и рекламируя в интернете и социальных сетях цветочные букеты, на упаковке которых изображение X.O.FLOWERS, сходное до степени смешения с его товарным знаком. В связи с этим Роман Шамаев подал иск в Арбитражный суд Воронежской области к Ксении Жуковой с требованием взыскать 740 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак.
Удовлетворяя иск, суды всех трех инстанций применили положения статей 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1512, 1514 и 1515 Гражданского кодекса, а также разъяснения пунктов 57, 59, 61, 62, 65 и 162 Постановления Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» и пункты 41–45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов , являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила № 482). При этом они исходили из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак № 874504.
Изучив кассационную жалобу Ксении Жуковой, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС посчитала выводы судов о наличии сходства до степени смешения знака обслуживания истца и использованного ответчиком в деятельности обозначения X.Q.FLOWERS верными. В этой части Верховный Суд не нашел оснований для переоценки выводов нижестоящих судов.
Верховный Суд напомнил, что согласно статьям 1477 и 1481 Гражданского кодекса право на товарный знак — то есть на обозначение, используемое для индивидуализации товаров, работ или услуг юридических лиц — ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве. Однако охрана знака распространяется не только на объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.
В п. 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по госрегистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20 января 2020 г. № 12 (далее – Руководство), разъяснено, что в выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены).
Как следует из смысла п. 3 ст. 1484 ГК, пояснила Судебная коллегия, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрирован знак истца. Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (п. 45 Правил № 482), выработанные судебной практикой, а также учтены подходы, изложенные в п. 7.2.1–7.2.3 Руководства. Как указано в определении ВС, из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен. Выводы судов относительно однородности услуг сделаны без учета положений ст. 1477, 1481, 1482 и 1477 ГК.
Суд первой инстанции отметил, что ответчик на своих интернет-ресурсах рекламировал и продавал букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака № 874504. Товары и услуги, предлагаемые ответчиком под обозначением X.Q.FLOWERS, являются однородными с товарами 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован данный товарный знак. Обе стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.
Однако Верховный Суд подчеркнул, что суд первой инстанции не учел, что товарный знак № 874504 зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий), без указания в перечне цветочной продукции. В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения X.Q.FLOWERS, однородна услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания.
Апелляционный суд, в частности, заявил, что ответчик незаконно предоставлял услуги, относящиеся к 35 классу МКТУ, демонстрируя букеты и цветочные композиции на своих веб-сайтах и в социальных сетях, а также рекламируя эти товары и поддерживая информацию о них в электронных базах данных на протяжении длительного времени. Такая деятельность аналогична деятельности истца и соответствует услугам, включенным в 35 класс МКТУ. Истец осуществляет коммерческую деятельность, рекламирует свой товар (букеты и цветочные композиции), являющийся идентичным товару, который демонстрировал на веб-сайтах и в соцсетях ответчик. Фактически, резюмировал Верховный Суд, апелляция оценила идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности, а не однородность (сходных, т.е. выполняющих ту же функцию) услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, которые приведены в перечне регистрации товарного знака № 874504.
Тем не менее, Экономколлегия Верховного Суда пояснила, что фактическая деятельность истца не является определяющей для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение следует рассматривать в контексте услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания.
Суд апелляционной инстанции, перечислив лишь некоторые услуги из 35 класса МКТУ, не уточнил, каким именно услугам из перечня регистрации знака обслуживания соответствуют услуги, предоставляемые ответчиком, такие как демонстрация и реклама букетов и цветочных композиций. Также не были указаны критерии, по которым устанавливается эта однородность.
Верховный Суд отметил, что согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года, принятая классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг. Объекты, относящиеся к разным классам МКТУ, могут считаться однородными, и такая однородность может существовать также между товаром и услугой. В рамках Международной классификации товаров и услуг под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи или содействия другим лицам, то есть услуги предоставляются третьим лицам.
Как пояснил Верховный Суд, основным назначением знака обслуживания является отличительная функция, позволяющая покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем (ст. 1477, 1481, 1482 ГК). Статья 1482 Кодекса, касающаяся выдачи свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, подтверждает приоритет и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и направлена на создание определенности в правовых отношениях, связанных с охраной и использованием товарных знаков (Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 2078-О).
В кассационной жалобе, заметил ВС, Ксения Жукова указывала, что до декабря 2021 г. осуществляла деятельность по составлению цветочных композиций и их реализации, в том числе посредством интернет-ресурсов. Согласно действующей редакции МКТУ товары «цветы, цветочные композиции» относятся к товарам 31 класса МКТУ, а услуги цветочных салонов − к услугам 44 класса МКТУ, тогда как товарный знак № 874504 зарегистрирован только для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. По мнению заявителя, суды, признав деятельность ответчика по введению в оборот и реализации продукции «цветы, цветочные композиции», а также продвижение с использованием интернет-ресурсов услуг «цветочные салоны, составление цветочных композиций» однородной услугам 35 класса МКТУ, расширили тем самым объем правовой охраны данного знака обслуживания на товары 31 и услуги 44 классов МКТУ, относящиеся к иным родовым группам и имеющие принципиально другие потребительские свойства, функциональное назначение. Ксения Жукова полагала, что реализация, продвижение и реклама собственной продукции не являются оказанием услуг, относящихся к 35 классу МКТУ, поскольку в данном случае услуги третьим лицам не оказываются. Подобные доводы ответчик приводила в судах всех трех инстанций, однако им не была дана должная оценка, как указано в определении.
Верховный Суд отметил, что Суд по интеллектуальным правам, не устранив недостатки, допущенные нижестоящими инстанциями, лишь заключил, что, несмотря на доводы ответчика, суды пришли к мотивированному и основанному на материалах дела выводу об однородности деятельности ответчика и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.
Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав предназначен для защиты интеллектуальной собственности. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права может быть предъявлено к лицу, чьи противоправные действия привели к нарушению этого права на конкретный объект интеллектуальной собственности. Верховный Суд пояснил, что гражданско-правовая ответственность возникает только при доказанном факте нарушения исключительного права. Поскольку в судебных актах не содержится надлежащий анализ однородности деятельности, осуществляемой ответчиком с использованием сходного обозначения, и услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации, с соблюдением критериев, определенных нормативными актами и выработанных судебной практикой с применением методологических подходов, факт действительного нарушения ответчиком исключительного права истца, о котором он заявлял, не может быть признан установленным для целей взыскания компенсации.
Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда № 10, требование о запрете конкретному лицу использовать средство индивидуализации в будущем не может быть удовлетворено. Верховный Суд пояснил, что удовлетворение иска Ксении Жуковой о запрете использования обозначения XQFLOWERS, содержащееся в товарном знаке № 874504, принадлежащего Роману Шамаеву, является общим запретом, который не соответствует положениям ст. 1250, 1252 ГК, приведенным разъяснениям и принципу исполнимости судебного акта. В результате Экономколлегия отменила решения судов всех трех инстанций и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В этом деле выявляется часто встречающаяся проблема определения однородности услуг по знакам обслуживания, особенно в контексте правильного толкования назначения и объема охраны услуг 35 класса МКТУ. Специалисты сталкиваются с неопределенностью в этом вопросе на уровне Роспатента и судов. В практике одновременно встречаются как решения, интерпретирующие формулировки услуг 35 класса в максимально широком смысле, так и отказы в признании прав на товарный знак или факта нарушения, если такие услуги не детализированы.
Экономколлегия Верховного Суда правильно указала на отсутствие анализа однородности услуг ответчика и услуг, связанных с товарным знаком истца, со стороны нижестоящих судов. Согласно смыслу МКТУ, услуги предоставляются третьим лицам, и аналогичное разъяснение содержится в комментариях ФИПС к 12 редакции МКТУ для 35 класса: «в целях классификации продажа товаров не считается услугой». В связи с этим определение ВС справедливо, так как формирует единый подход к определению объема охраны услуг 35 класса и предотвращает слишком широкое их толкование.
Распространенная практика регистрации товарных знаков и знаков обслуживания для всего перечня без учета сферы бизнеса правообладателя и его специализации часто оказывается не вполне корректной и затрудняет защиту прав в будущем, что и подтверждается в данном случае.
Верховный Суд подчеркнул, что фактическая деятельность истца не имеет значения для определения однородности сравниваемых услуг. Смешение обозначений рассматривается в контексте услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. В некоторых случаях товары и услуги, относящиеся к разным классам, могут быть признаны однородными. Ключевым критерием для определения сходства обозначений из-за однородности товаров или услуг является возможность введения потребителя в заблуждение относительно источника их происхождения – продавца, производителя и т.д. Одним из оснований для признания сходства товарных знаков является взаимозаменяемость товаров или услуг, для которых они зарегистрированы.
Таким образом, данное определение напоминает участникам рынка о необходимости обращать внимание на перечень товаров и услуг, в отношении которых подается заявка на товарный знак. Этот перечень должен соответствовать фактическим товарам и услугам, которые будут предложены потребителю под данным товарным знаком.
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
