Столкновение разных средств индивидуализации

Предприниматели часто сталкиваются с ситуацией, когда зарегистрированный ими товарный знак уже использовался другими лицами в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения. Как защитить свои права в такой ситуации?

Товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение служат для индивидуализации различных объектов. Товарный знак индивидуализирует товары, работы и услуги, фирменные наименования — коммерческие организации, а коммерческие обозначения — целые предприятия.

На практике указанные средства индивидуализации нередко «сталкиваются» друг с другом, что может повлиять на возможность их защиты и охраны. Эти «столкновения» создают препятствия для предпринимателей в использовании принадлежащих им брендов и увеличивают вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителей.

Согласно закону, в таких конфликтах приоритет следует отдавать тому средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше. Этот подход известен как принцип «старшинства права» и закреплен в пункте 6 статьи 1252 Гражданского кодекса.

Споры, возникающие при «столкновении» различных видов интеллектуальной собственности, можно разделить на две основные категории. Первая категория касается ситуаций, связанных с исками о нарушении исключительного права. Если ответчик сможет доказать, что его исключительное право возникло раньше даты приоритета товарного знака, то в удовлетворении иска откажут. Например, в деле № А59-6461/2023 ответчику удалось доказать, что право на коммерческое обозначение «Рыба моей мечты» и его использование для индивидуализации принадлежащего ему ресторана возникло до даты приоритета товарного знака истца.

Кроме того, лицо, обладающее правом на тождественное или сходное коммерческое обозначение или фирменное наименование, может оспорить правовую охрану товарного знака, подав соответствующее возражение в Роспатент. Эта категория споров о «столкновении» является наиболее распространенной.

Согласно действующим правилам, Роспатент при регистрации товарного знака проверяет основания для отказа в регистрации. Однако соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса (тождество или сходство до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением) не может быть проверено по инициативе Роспатента. Это основание может быть выявлено только в случае подачи возражения заинтересованным лицом. При рассмотрении такого возражения необходимо учитывать несколько нюансов, которые зависят от противопоставляемого средства индивидуализации.

Фирменное наименование

В случае с фирменным наименованием заявителю необходимо доказать, что он действительно использует его в своей деятельности в отношении тех товаров (работ, услуг), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Существование юридического лица и информация о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ автоматически не дают ему статус заинтересованного лица, имеющего право возражать против правовой охраны конкретного товарного знака для определенного перечня услуг (определение экономколлегии от 13 декабря 2022 года № 300-ЭС22-11843 по делу № СИП-360/2021).

При этом учитывается только деятельность самого правообладателя фирменного наименования, поскольку право на него нельзя передавать третьим лицам. Недавно Верховный суд рассмотрел дело, связанное с возможностью предоставления третьим лицам права на использование фирменного наименования и возможности учета такой деятельности при оценке обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 1483 Гражданского кодекса. 

Можно ли передать право на фирменное наименование другому лицу?

В 2014 году производитель автомоделей «Скейл» зарегистрировал товарный знак PAZ для класса «Модели транспортных средств масштабные». Павловский автобусный завод попытался оспорить защиту этого знака в Роспатенте, но получил отказ, так как завод не производит автомодели, значит, его интересы не затронуты. Первая инстанция согласилась с этой позицией (дело № СИП-597/2023).

Президиум СИП пересмотрел дело и признал позицию завода законной. Судьи отметили, что на упаковке игрушек указано: «Произведено по лицензии ООО „ПАЗ”», что создает у потребителей ассоциацию между заводом и производителем моделей. Президиум пришел к выводу, что такое использование знака следует признать незаконным и нарушающим интересы завода.

Верховный суд не согласился с этой позицией и оставил в силе решение первой инстанции. Экономколлегия подтвердила, что поскольку завод не использует свое наименование при производстве игрушек, нет оснований считать действия компании «Скейл» нарушающими его права. Таким образом, Верховный суд признал, что фирменное наименование нельзя отчуждать, и оно неразрывно связано с юрлицом, которому оно принадлежит. 

Важно отметить, что при оценке «столкновения» товарного знака с фирменным наименованием не принимаются во внимание различительная способность, территория и объем использования последнего. Однако заинтересованная сторона имеет право представить доказательства известности и узнаваемости среди потребителей противопоставленного фирменного наименования. В свою очередь, правообладатель товарного знака может представить доказательства номинального характера использования фирменного наименования в обоснование довода о его фактическом неиспользовании.

Как уже упоминалось, исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только коммерческим организациям. Поэтому наименования некоммерческих организаций не могут противопоставляться товарным знакам. Тем не менее, если НКО ведет законную предпринимательскую деятельность, ее наименование может стать узнаваемым среди потребителей. Невозможность для некоммерческих организаций защитить свои наименования может негативно сказаться как на них самих, как на хозяйствующих субъектах, так и на общественных интересах. 

Коммерческое обозначение

Когда речь идет о коммерческом обозначении, используемом для идентификации предприятия, необходимо обосновать его известность среди широкого круга лиц. Для этого могут быть приведены факты, подтверждающие расходы на рекламу, значительные объемы продаж товаров и услуг под данным обозначением, а также результаты опросов граждан о популярности бренда на определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: исключительное право возникает только на известное обозначение.

Следовательно, заинтересованной стороне необходимо доказать в совокупности два основных обстоятельства: 

• использование обозначения в деятельности предприятия;
• возникновение у потребителей ассоциаций между обозначением и предприятием, которое оно индивидуализирует.

В данном контексте предприятием может быть не только конкретный объект недвижимости, но и виртуальные магазины (офисы продаж) на онлайн-платформах (решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2025 года по делу № СИП-759/2024). Такой подход кажется оправданным с учетом роста электронной коммерции в экономике. 

Вывод

Анализ законодательства и практики позволяет заключить, что противостоять товарному знаку могут лишь те обозначения, охраняемые в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения, которые лицо использует в предпринимательской деятельности. Именно реальное использование создает угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя. Такой подход обеспечивает баланс интересов тех, кто использует средства индивидуализации, и тех, кто стремится выйти на товарный рынок и зарегистрировать свой бренд.

Источник: https://pravo.ru/story/257382/

Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.