Досудебная патентная экспертиза

Патентная экспертиза представляет собой независимое мнение специалиста о сходстве двух объектов интеллектуальной собственности. Эта процедура определяет, нарушает ли один из объектов права владельца другого.

Патентная экспертиза проводится для проверки соответствия технического решения условиям патентоспособности. Следует уточнить, что товарные знаки и объекты авторского права не относятся к объектам патентных прав и для них используется термин «досудебная» или «судебная» экспертиза. Однако, так как термин «патентная экспертиза» уже стал общепринятым для этих объектов, мы будем использовать в статье будем именно его.

Патентную экспертизу проводят в случаях:

• когда владелец патента или товарного знака замечает нарушение своих прав и хочет подтвердить, что нарушение есть.
• когда предприниматель получает претензию от правообладателя и необходимо выяснить, действительно ли произошло нарушение;
• если правообладатель собирается вывести товар на рынок и опасается, что он может нарушить чужие права — это называется исследованием патентной чистоты.

В этих случаях предприниматели и изобретатели обращаются к экспертам или юристам по интеллектуальной собственности, чтобы оценить степень сходства их патентов или товарных знаков с объектами конкурентов.

Главное правило проведения патентной экспертизы

Важно понимать, что при проведении патентной экспертизы юристы и эксперты не предоставят нужный результат по запросу. Если предприниматель заказывает экспертизу и оплачивает её, это не означает, что итоговый вердикт обязательно будет в его пользу. Эксперт проводит анализ объективно, независимо от предпочтений клиента.

В случае судебного разбирательства будет проводиться своя экспертиза с участием других специалистов. Если независимый эксперт выдаст необъективный результат для удовлетворения клиента, то в суде ошибку установят. Специалист может понести ответственность вплоть до лишения статуса эксперта, а клиент будет обязан выплатить компенсацию и покрыть все судебные издержки.

Таким образом, даже если независимая экспертиза не соответствует ожиданиям клиента, это все равно полезно. Клиент заранее узнает, есть ли нарушение, и сможет пойти в суд с надежным подтверждением своей позиции или постараться договориться с другой стороной в досудебном порядке и снизить возможные убытки.

Как проводится экспертиза по товарным знакам

Досудебную или судебную экспертизу товарных знаков проводят эксперты, специализирующиеся на регистрации товарных знаков, или юристы по интеллектуальной собственности. Важно, чтобы эксперт понимал критерии и признаки, по которым Роспатент и другие эксперты оценивают сходство обозначений.

Если один объект полностью копирует другой, экспертиза не требуется, так как нарушение очевидно. Но если объекты только схожи, требуется заключение эксперта о том, является ли это сходство нарушением чужих прав или же это два самостоятельных объекта, способных сосуществовать на рынке, не нарушая права друг друга.

Эксперт будет оценивать сходство по так называемым существенным признакам:

• общая визуальная концепция и восприятие: насколько сложно визуально перепутать объекты, если они, например, будут стоять рядом на полке.
• схожесть ключевых элементов: насколько элементы, орнаменты и другие графические составляющие одного объекта похожи на составляющие другого объекта.
• впечатление, которое производят оба объекта: может ли впечатление от дизайна или названия обоих объектов ввести пользователя в заблуждение, чтобы он перепутал товары.

Экспертиза товарных знаков в значительной степени зависит от мнения эксперта, который ее проводит. Поэтому важно понимать, что эксперт, которого привлекут в суде и эксперт, которого наймет вторая сторона, могут пытаться оспорить и опровергнуть выводы независимой экспертизы.

Как бесплатно проверить свой товарный знак на уникальность

Перейти к онлайн-поиску по базам ФИПС, доменам и названиям ООО

Например, предприниматель считает, что его конкурент нарушает его права, создав логотип, до степени смешения похожий на его зарегистрированный товарный знак. Прежде чем идти в суд, он обращается за экспертизой на товарный знак, и есть два возможных результата:

1. Эксперт утверждает, что обозначения не похожи. Это значит, что скорее всего, в суде не удастся ничего доказать, и идти в суд нет смысла.
2. Эксперт утверждает, что обозначения схожи до степени смешения. В этом случае идти в суд и доказывать свою правоту имеет смысл. Вторая сторона будет пытаться доказать, что знаки не похожи, но судья учтет мнение вашего эксперта, и с большой вероятностью судебная экспертиза повторит его заключение.

Патентная экспертиза промышленного образца и любых других дизайнов проводится аналогично экспертизе по товарным знакам. Её также будет проводить эксперт по промышленным образцам.

Как проводится патентная экспертиза по изобретениям и полезным моделям?

Патентную экспертизу по изобретениям и полезным моделям проводят специалисты, которые работают с регистрацией этих объектов в Роспатенте. При выборе эксперта важно убедиться, что он специализируется именно на изобретениях и полезных моделях, а не, например, на товарных знаках. Для грамотного проведения исследования необходим опыт и понимание процесса защиты, а также знание, какие доводы будут приняты судом и не сможет опровергнуть вторая сторона.

В основе каждого патента лежит его патентная формула, в которой прописываются независимые пункты — у изобретения их может быть несколько, у полезной модели только один. Независимые пункты состоят из признаков, и сравнение объектов будет проводиться именно по этим признакам.

Эксперт возьмет оба объекта, будь то материальные объекты или описание способа, и патентную формулу вашего или второго объекта, в зависимости от того, на чьей стороне нарушение. Он сравнит признаки, указанные в независимом пункте формулы патента, с признаками спорного объекта.

Нарушение патентных прав считается только в том случае, если объект содержит в себе все совпадения с признаками независимых пунктов формулы. Если эксперт выявил 100 признаков для сравнения, но совпадения найдены только по 99 из них, то по закону нарушения не будет.

Обязательные элементы патентной экспертизы

Если вы решили заказать досудебную патентную экспертизу — обратите внимание на элементы, которые она должна содержать в обязательном порядке.

1. Основания для проведения экспертизы — обычно это договор между вами и экспертом.
2. Сведения об эксперте — описание его опыта, позволяющего давать такие заключения. В этом пункте эксперт должен обозначить, что он осведомлён об ответственности за заведомо ложные показания.
3. Вопросы, которые клиент задает эксперту — важно обозначить цель, для которой вы заказываете экспертизу.
4. Место проведения, методы, использованные экспертом, и материалы, которыми он пользовался в ходе экспертизы.
5. Описание объема правовой охраны зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности.
6. Признаки зарегистрированного объекта, выявленные экспертом для сравнения и проведения экспертизы.
7. Сравнительная таблица, содержащая признаки формулы патента и признаки, характеризующие спорное техническое решение, а также результаты сравнения.
8. Заключение — ответы на поставленные перед экспертом вопросы. На основе сравнительных таблиц эксперт делает вывод о степени сходства объектов.

Конечно, на правильность проведения патентной экспертизы в значительной степени влияет опыт юриста по интеллектуальным правам или специалиста, проводящего экспертизу. Чем дольше специалист занимается регистрацией подобных объектов, тем лучше он понимает, по каким критериям оценивать схожесть и различия.

В спорных ситуациях опытный эксперт сможет представлять свою точку зрения в суде и обосновывать её в прениях со второй стороной. Для суда будет важен не только вывод эксперта, но и его опыт, который позволил ему сделать именно такие выводы.

Источник: https://www.garant.ru/gardium/guide/patentovedcheskaya-ekspertiza/

Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные экспертизы и исследования. Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.