Что делать, если обнаружен похожий товарный знак?
Если в реестре есть похожий знак, это не обязательно приведет к отказу. Сначала следует оценить степень сходства и риск путаницы для потребителей. После этого можно выбрать один из вариантов: о подать заявку в первоначальном виде, скорректировать стратегию регистрации, изменить название или договориться с владельцем более раннего знака.
Почему схожий знак не всегда является основанием для отказа?
Согласно пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, препятствием для регистрации могут стать более ранние товарные знаки и заявки, если обозначения тождественны или сходны до степени смешения и относятся к однородным товарам или услугам.
Важно понимать, что само по себе сходство названий не всегда приводит к отказу. И иногда, наоборот, формально различные обозначения могут вызвать конфликтовать, если покупатель способен принять их за бренды одной компании или связанных между собой производителей.
При оценке обозначений Роспатент учитывает такие факторы, как звучание и произношение, написание и визуальное восприятие, смысловое значение, расположение и роль отдельных элементов, общее впечатление от обозначения, а также товары и услуги, для которых запрашивается охрана.
Например, добавление одной буквы, другого окончания или изменение шрифта не всегда обеспечивают достаточное различие. Если потребитель запомнит прежде всего совпадающую словесную часть, то такие изменения могут не решить проблему. При этом номер класса МКТУ сам по себе тоже не дает окончательного ответа, поскольку в одном классе могут находиться неоднородные товары, а товары и услуги из разных классов в отдельных случаях могут быть связаны назначением, условиями продажи, кругом потребителей или обычным происхождением.
Как отмечает Верховный суд, вероятность смешения зависит одновременно от степени сходства обозначений и степени однородности товаров: более выраженное сходство может потребовать меньшей однородности — и наоборот. Данный подход закреплен в постановлении Пленума Верховного суда 10.
Когда можно подать заявку на товарный знак, несмотря на найденное сходство?
Заявку можно подавать и при наличии сходства обозначений, если различия касаются наиболее заметных и запоминающихся элементов, а сам товар или услуга не конкурируют и не воспринимаются как продукция одного бренда. Могут иметь значение:
- разные доминирующие слова;
- заметное различие в звучании;
- противоположный или самостоятельный смысл;
- отсутствие пересечения между товарами, услугами и каналами их продажи;
- разная целевая аудитория;
- слабая различительная способность совпадающего элемента.
Однако аргумент «это слово многие используют» должен подтверждаться данными. Аналогично и с утверждениями о разных рынках и аудиториях.
До подачи полезно провести анализ рисков: какие элементы совпадают, какие различаются, где пересекаются товары и что именно может противопоставить экспертиза. Если риск конфликта оценивается как умеренный, заявку иногда имеет смысл подавать вместе с заранее подготовленной правовой позицией.
Тем не менее, откладывать подачу заявки тоже не всегда безопасно: согласно статье 1494 ГК РФ, приоритет товарного знака определяется датой подачи заявки в Роспатент. Значит, если компания откладывает регистрацию, другой заявитель может подать заявку раньше.
При этом подача заявки не гарантирует регистрацию и не заменяет предварительный анализ. Отправка заявки без подготовки может обернуться потерей времени и денег, а также необходимостью подбирать новое название уже после запуска бренда.
Когда лучше изменить название?
Иногда самым рациональным решением будет не бороться за обозначение, а изменить его до того, как оно начнет активно использоваться в бизнесе. Изменить название стоит, если:
- совпадает основная словесная часть;
- обозначения близки по звучанию;
- различия сводятся к одной букве, окончанию или описательному слову;
- товары и услуги рассчитаны на одну и ту же аудиторию;
- обе компании работают через одинаковые каналы продаж;
- более ранний знак активно используется и хорошо представлен на рынке;
- для регистрации потребуется отказаться от коммерчески важных товаров или услуг.
Рассчитывать только на новый логотип – опасно. Если конфликт связан со словесным элементом, изменение цвета, шрифта или графики может не помочь. Важно помнить, что название используется не только внутри логотипа, но и в других местах: домене, рекламе, приложении, карточках товаров, устной коммуникации и т.д.
Лучше всего принимать решение о переименовании до подачи заявки на товарный знак. Во время экспертизы Роспатентом заявитель может внести уточнения и исправить материалы, но существенно изменить заявленный знак или добавить новые товары уже будет нельзя — для этого потребуется подать новую заявку, что означает и новую дату приоритета (статья 1497 ГК РФ).
Поэтому юридический анализ названия желательно проводить до начала массового использования и продвижения бренда. Переименование на раннем этапе – неприятно, но после запуска бизнеса такие изменения могут требовать значительных затрат, включая замену упаковки, домена и рекламных материалов, а также потерю уже накопленной узнаваемости бренда.
Когда может помочь письмо-согласие?
Если обозначения действительно очень похожи, но их владельцы не конкурируют друг с другом напрямую или даже готовы сосуществовать на рынке, можно обратиться к владельцу более раннего товарного знака за письменным согласием на регистрацию. Такая возможность предусмотрена пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. Однако этот инструмент имеет ряд важных ограничений:
- согласие может дать именно правообладатель более раннего товарного знака. Документ должен позволять однозначно определить стороны, противопоставленный знак, заявляемое обозначение и товары или услуги, в отношении которых предоставляется согласие. Требование о документальном подтверждении такого согласия содержится в действующей редакции приказа Минэкономразвития 482;
- письмо-согласие не гарантирует регистрацию. Роспатент все равно самостоятельно оценивает риски смешения. Даже при наличии согласия в регистрации могут отказать, если сосуществование обозначений способно ввести потребителя в заблуждение;
- предусмотренный ГК РФ механизм относится к обозначениям, сходным до степени смешения. Поэтому не стоит рассчитывать, что письмо автоматически позволит зарегистрировать точную копию чужого товарного знака;
- согласие на регистрацию и лицензионный договор – не одно и то же. Само по себе согласие не регулирует коммерческое использование чужого товарного знака, территории продаж, рекламу, доменные имена или порядок разрешения будущих споров. Если стороны планируют сотрудничество, то его условия следует прописать в отдельном договоре;
- согласие, выданное в соответствии со статьей 1483 ГК РФ, не может быть отозвано, поэтому правообладатели зарегистрированных знаков часто подходят к таким запросам очень осторожно, рассматривая их как полноценное бизнес-решение.
Можно ли сократить перечень товаров вместо изменения названия?
Иногда причина конфликта заключается не в названии самом по себе, а в слишком широком перечне товаров и услуг, указанных в заявке. Если пересечение возникает только относительно части перечня, можно рассмотреть его сокращение — например, исключить из заявки те направления, которые не планируется развивать, или точнее сформулировать услуги, чтобы не запрашивать ненужный объем охраны. Однако такой шаг должен соответствовать реальной бизнес-модели, поскольку исключать ключевые виды товаров ради получения свидетельства не целесообразно — в итоге зарегистрированный знак может не покрывать основную деятельность компании.
Перечень товаров и услуг можно уточнить после подачи, но нельзя расширить новыми товарами и услугами, которых не было в первоначальных документах. Поэтому правильный подбор МКТУ — важная составляющая правовой стратегии, а не просто технический момент заполнения форм.
Если более ранний товарный знак не используется
Не все знаки, найденные в реестре, фактически используются на рынке. Если правообладатель не использует знак непрерывно в течение 3 лет, то его правовая охрана при определенных условиях может быть досрочно прекращена полностью или в отношении части товаров и услуг.
Однако досрочное прекращение охраны – не быстрый способ. Заявителю потребуется подтвердить свою заинтересованность, соблюсти предусмотренный законом досудебный порядок, а затем обращаться в Суд по интеллектуальным правам. Бремя доказывания использования знака возлагается на правообладателя, но сама процедура требует времени и отдельной правовой стратегии. Поэтому такой путь оправдан, если обозначение действительно важно для бизнеса, а переименование будет сложнее и дороже по сравнению с затратами на процедуру прекращения охраны. Для большинства компаний на ранней стадии переименование может оказаться рациональнее.
Как принять решение до подачи заявки?
После обнаружения похожего обозначения не стоит сразу писать правообладателю или срочно отказываться от названия. Сначала нужно проанализировать ситуацию.
- Определите статус обнаруженного объекта: это зарегистрированный товарный знак, действующая заявка, международная регистрация или уже прекратившее действие право.
- Проведите полноценное сравнение обозначений. Оцените не только совпадающие буквы, но и звучание, графику, значение и доминирующие элементы.
- Сопоставьте товары и услуги. Важно не зацикливаться на номерах классификации, а сравнивать конкретные товары и услуги, их назначение, целевую аудиторию и способы сбыта.
- Оцените коммерческую сторону вопроса. Название уже используется? Готова ли упаковка? Запущена ли реклама? Насколько болезненным окажется переименование через год?
- После сбора информации можно принимать решение:
- подавать заявку и готовить аргументы в пользу регистрации;
- скорректировать перечень товаров и услуг;
- доработать обозначение;
- запросить согласие правообладателя;
- полностью изменить название;
- рассмотреть оспаривание более раннего права.
Главная ошибка — рассматривать результат поиска в реестрах как окончательный приговор. Реестр просто указывает на потенциальное препятствие, но не выносит решение вместо экспертизы.
Для первичного поиска можно воспользоваться открытыми реестрами Роспатента или онлайн-сервисами проверки товарных знаков. Однако результаты таких поисков нужно оценивать вместе с перечнем товаров, приоритетом и общим впечатлением от обозначений. Решение о том, что с ним делать, требует юридического анализа.
Иногда стоит подавать заявку, иногда скорректировать название, а порой оптимальным решением окажется полное изменение названия.
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза,АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
